Presentamos al País Opinión
Jurídica del Especialista en Derecho Marcario Dr. Roberto Porcel
(http://robertoporcel.blogspot.com/ ) del distinguido Despacho de Abogados
Argentino "Porcel & Cabo" (http://www.porcelycabo.com/) el cuál
pulsamos a través de Preguntas Directas las cuales ha respondido con bastante
amplitud y en las que encontramos criterios Jurídicos Concluyentes para el
Ingreso de un Producto amparado con una Marca exclusiva en el Mercado Argentino
reproducimos en ese sentido toda la comunicación a los efectos de que puedan
relacionar la interrogante con su respectiva respuesta :
Estimado Dr. Roberto Porcel mucho
nos gustaría Publicar un artículo suyo donde se resuelva el asunto que
desarrollamos a continuación: 1.- Una Empresa de Aceites Automotrices
Venezolana intenta ingresar al Mercosur vía el Mercado Argentino de allí surgen
como dudas: a.-La Marca de dichos Aceites está Protegida por una Marca
Registrada en el Área Andina, ¿esto le sirve como prueba de uso anterior ante
la autoridad marcaria Argentina?b.-¿El Producto necesita alguna autorización
por asuntos de Calidad para poder ser vendida y explotada en la
Argentina?.(Mutatis Mutandi lo que ocurre con los productos Fito Sanitarios).c.
¿La Inscripción de la Marca en Argentina VALE PARA LA ZONA MERCOSUR pudiendo en
consecuencia transitar libremente dicha mercancía por toda el área sub-regional
del Sur?.D.- ¿Hace falta la celebración de acuerdos Bilaterales entre ambas
Naciones como requisito Sine Qua Nom para que esto pueda ocurrir?e.- ¿Como podría
atacar nuestra representada la Falsificación Marcaria de su Producto? Acciones
Judiciales concretas.- Puede incautar y destruir los Productos con Marca
Falsificada. g.- La Protección a nivel aduanal ¿Que se debe hacer? y h.- ¿Puede
Atacar el titular del Derecho Marcario LAS CUENTAS BANCARIAS DE LOS
FALSIFICADORES CON MEDIDAS PREVENTIVAS DE EMBARGO? Disculpe por favor colega la
inquietud pero tenemos la idea de que un análisis suyo en esta materia tan
concreta ENRIQUECERIA para la Doctrina Venezolana el aspecto legal enfocado con
una visión experta en el Mercosur. Y sería para nosotros un Honor Publicarla en
el Blog de nuestro Despacho Jurìdico. En fin esperamos su respuesta.
¡Cordiales, Saludos!
Dr. Gilberto Antonio Andrea
González
ABOGADO-U.C.A.B.
2 de agosto de 2007
11:31
Roberto Porcel dijo...Mis
queridos amigos, Un placer como siempre intercambiar ideas y enriquecer
nuestros conocimientos recíprocamente. A mi modo de ver, no existiría problema
ninguno, primero para el registro de la marca en la República Argentina. Por
supuesto que es muy útil que la marca ya se encuentre registrada en el Área
Andina, sobre todo por si se planteara alguna objeción por aproximación o
pretendida similitud de alguna otra marca. Desde ya que estamos partiendo de la
base que ninguna marca idéntica se encuentra registrada en nuestro país. Este
registro de marca en la Argentina, tiene efectos jurídicos inmediatos solo
dentro del territorio, ya que no existe a estos fines, una zona "Mercosur”.
De todas formas, no hay que olvidar que mas allá de las legislaciones propias
de cada país, hay normas internacionales que alcanzan a todos los países de la
región en su calidad de Países Miembros de la OMC y de lo comprometido en el
Acuerdo TRIPs; agréguese a ello lo que vienen actuando las Aduanas, quienes
cada vez colaboran mas entre si y unifican criterios de acción y métodos, como
quedó de manifiesto en la última reunión de la OMA. En lo que se refiere a la
comercialización del producto propiamente dicho, no encuentro impedimento ni
limitación, siempre y cuando el mismo cumpla con las normas y certificaciones
internacionales de calidad que sean requeridas para productos similares. En
este punto debo llamar la atención en cuanto a que no debemos confundir la
"marca" con el "producto", a los fines de su comercialización
en el Mercosur. Un producto fabricado en un país miembro del Mercosur, se rige
por las disposiciones especialmente pactadas para cada producto
independientemente de la marca, y desde ya que puede transitar sin problemas
por todo el Mercosur. Finalmente, el titular de una marca registrada en nuestro
país, tiene dos opciones para atacar la falsificación de su marca; una opción
civil, que no aconsejo, y una penal. Obviamente, me inclino por esta última,
pues los delitos deben atacarse y resolverse en el ámbito penal, como enseñaba
el Maestro italiano Carnelutti. A partir de la denuncia penal, se procede al
secuestro y destrucción de la mercadería falsificada, y se instruye la causa
penal contra los que resulten penalmente responsables por la comisión del
ilícito. En el caso de la República Argentina, las penas que contempla la ley
vigente, que es la ley 22.362, son muy menores y se han ido desvirtuando a
partir de modificaciones que fue experimentando el Código Penal. Por ello es
que estamos persiguiendo y reclamando por una modificación a la ley de marcas
en materia penal. Como ustedes saben, acaba de tomar estado parlamentario un
proyecto de ley presentado por el diputado Cristian Ritondo, por el cual se
intenta cumplir con lo acordado y comprometido en el art. 61 del Acuerdo TRIPs,
en cuanto a generar un proceso penal que contemple penas de prisión y multas sufrientemente
disuasivas, que sean equivalentes o estén a la altura de las establecidas para
otros delitos de la misma gravedad. Retomando sus inquietudes, por supuesto que
no hay limitación para solicitar y trabar ninguna medida precautoria. De hecho,
es muy útil por cierto, el embargo de las cuentas corrientes. Pero cuidado,
esta cautelar se debe solicitar en el ámbito del reclamo civil por reparación
de daños, aún dentro del proceso penal. En lo personal, yo siempre aconsejo
primero lograr la condena penal, y posteriormente acudir por vía civil al
reclamo por daños y perjuicios. Para concluir, no cabe dudas que la mejor
protección a nivel Aduana, es registrar la marca por ante la División Fraude
Marcario, en el denominado Sistema de Asientos de Alertas. Esto significa que
cualquier intento de importar o exportar productos con la marca registrada en
Aduana, le será inmediatamente comunicada a su titular o representante, y será
detenido su despacho por el plazo de tres días, para que el titular de la marca
determine si la mercadería es autentica o no. Espero que estas líneas sirvan
para ilustrar en una suerte de primera aproximación a la inquietud planteada.
Un muy cordial saludo, RJ
Escritorio Jurídico Andrea &
De León. Dijo... ¡Muchas Gracias! Dr. Roberto Porcel sus Respuestas resultan
esclarecedoras y nos obligan a preguntarle ¿Cómo se maneja en el Mercosur el
Transito de las Mercaderías de un País a Otro? Es decir entonces se debe
registrar la Marca de un Producto Especifico en Cada País del Sistema Mercosur?
o pregunto de otra forma al NO EXISTIR UNA ZONA MERCOSUR, No existen NORMAS
COMUNES PARA EL ASUNTO MARCARIO? ¡Cordiales, Saludos! Dr. Gilberto Antonio
Andrea González ABOGADO-U.C.A.B. 3 de agosto de 2007 00:57 Roberto Porcel
dijo...
Efectivamente Gilberto, no existe
una legislación común en lo que refiere al tema marcas. Nosotros hemos
propuesto hace ya casi tres años, provocar una legislación uniforme para toda
la región, una legislación del "Mercosur", -sobre todo direccionada
al tema falsificación marcaria-, pero hasta ahora no hemos tenido una respuesta
positiva. Adviertan ustedes que si existe tanta dificultad para hacer
comprender la necesidad de readecuación de las legislaciones localmente, cuanto
más se requiere lograr unificar criterios entre los distintos países. Consecuentemente,
se debe registrar la marca en cada país, para obtener una eficiente defensa en
toda la región. Un cordial saludo como siempre, RJ3 de agosto de 2007 10:35
Dr. Enrique Lisandro cabo dijo...
Estimados Andrea y Gilberto: He
leído el repo-blog (deberíamos registrar el término) efectuado al Dr. Roberto
J. Porcel en vuestra página. Solo quisiera agregar un par de comentarios que me
parecen pertinentes. El primero de ellos consiste en lo que prevé el art. 4 de
la ley de marcas 22.362 de la República Argentina, el cual prevé que "La
propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su
registro"... Vale decir que en el caso en que la marca de aceites para
automotores pretenda hacer su ingreso por Argentina y luego expandirse en la
región, será imprescindible el registro de su marca en todas las clases que
fueran pertinentes, para evitar oposiciones o inconvenientes mayores en el
futuro. Esto sin perjuicio, por supuesto, de las defensas que emanan de los
Tratados Internacionales y de la pacifica jurisprudencia sobre la materia en
cuestiones de marca notoria. Dicho en otras palabras, sería ocioso pretender
desconocer, por ejemplo, la existencia de la marca Coca Cola. Entonces, registrada
que sea la marca en Argentina, se podrá perseguir penalmente a todo o todos
aquellos que pretendieran falsificarla y además, como bien indica Roberto, el
titular de la marca podría oponerse a importaciones falsificadas que
pretendieran hacerse en la Argentina, a través del sistema de alertas puesto en
funcionamiento hace muy pocos meses por la Aduana de este país. Basta con que
la marca se registre en dicho sistema de alertas para que pueda pararse
cualquier embarque que pretendiera ingresar a la Argentina que no fuera enviado
por la marca de origen a un representante suyo en Argentina o a alguien con
autorización suficiente para su importación o exportación. Creo que el primer
paso, sin dudas, sería proceder al registro de la marca en este país, y luego
en el Sistema de Alertas. De ese modo se estaría dando un gran primer paso para
la protección de la marca y la posibilidad de la comercialización del producto
desde la República Argentina. También sugeriría en función de experiencias
anteriores que en caso de tener la marca un dominio electrónico en Internet, el
mismo sea registrado bajo la extensión .ar, a fin de evitar usurpaciones en
este sentido. Como último comentario, a partir de vuestra inquietud, sería el
de abogar entre los que nos interesamos en la materia para lograr la creación
de un Tribunal único para la región que se rija por leyes uniformes entre todos.
De esta forma se facilitaría no solo la labor de las Aduanas, sino que también redundaría
en un beneficio para la persecución del fraude marcario y en un menor costo
para los titulares de marcas. Les mando un gran abrazo. Dr. Enrique Lisandro Cabo.
Porcel & Cabo Abogados
9:10 AM
Escritorio Jurídico Andrea &
De León dijo...
Excelente comentario Dr. Enrique
Lisandro, nos parece que el aporte que usted hace es muy importante, sobre todo
aquello de que debe registrarse inclusive el dominio de Internet en argentina
es una táctica legal muy inteligente pues prueba suficientemente el uso previo
y otorga protección suficiente en la Web, luego hacer el registro en diferentes
Clases del Clasificador de Marcas es muy necesario tal y como lo comenta usted
porque hace falta proteger las actividades conexas a la Marca que se registro
originalmente en el País de Origen, solicitar NORMAS DE USO UNIFORMES es lo
lógico en esta materia sería justamente hablar el mismo lenguaje esto
simplificaría la Protección y los Procedimientos, luego un Tribunal
Supra-Nacional seria lo apetecible siendo dicho Tribunal Colegiado con
representación de todos y cada uno de los países miembros ,tipo Tribunal
Internacional de Justicia, así también en cuanto al Uso Uniforme recordemos que
por ejemplo en materia de Letras de Cambio y Cheques existen USOS UNIFORMES
LEGALMENTE aceptados para los países miembros del Tratado, ahora bien
quisiéramos preguntarle en éste Repo. Blog (¡Tremendo Termino! podríamos alegar
el Uso Previo) ¿Dr. Lisandro en la Legislación Argentina el Registro de la
Marca Tiene efectos Constitutivos o Declarativos? ¡Cordiales, Saludos! Dr.
Gilberto Antonio Andrea González ABOGADO-U.C.A.B.
8:35 PM
Anónimo dijo...
Srs. Para hacer negocios en
Argentina tengo que inscribir la marca ya eso lo tengo claro pero podrían
hablar del Procedimiento ¿Que debo hacer? José Tortoza Caracas-Venezuela
7:09 AM
Roberto Porcel dijo...
Estimado Gilberto, Con respecto a
tu pregunta, pasos a seguir: Recomendamos siempre antes de iniciar el trámite
de registro de una marca, efectuar una búsqueda de antecedentes para conocer
qué marcas registradas o en trámite de registro podrían oponerse al progreso
del registro de la marca que intentamos proteger, ya sea por ser idénticas o
similares, y aplicarse a los mismos o similares productos y/o servicios. Si no
existe ningún impedimento previo, entonces se puede avanzar con la solicitud.
Aproximadamente dos meses después de que la solicitud de marca es presentada,
la misma se publica en el Boletín Oficial de Marcas. A partir de la fecha de
publicación y durante el plazo de un mes, los terceros tienen la posibilidad de
oponerse a dicha solicitud. De no existir ninguna oposición, la solicitud
pasará por un Primer Estudio por parte de la Oficina de Marcas; luego por un
Segundo Estudio y si no existieran objeciones por parte de dicha Oficina, la
marca finalmente se concederá. Hay que pensar que todo este trámite puede
llevar aproximadamente un año. De suscitarse alguna oposición, se debería
entrar en un proceso de negociación a fin de lograr el retiro de la misma. Este
trámite puede demorar entre seis meses y un año. Una vez logrado el retiro de
la oposición, se solicitará información con respecto al resultado del Primer
Estudio de la solicitud efectuado por la Oficina de Marcas, y una vez cumplido
este paso, se contestará la vista administrativa conferida en dicha solicitud,
quedando pendiente sólo el examen final de la solicitud y su posterior resolución.
Como verás, el trámite es bastante sencillo aunque lleva su tiempo. Espero que
resulte de utilidad esta data. Un muy cordial saludo, RJ 4 de agosto de 2007
19:32
7:10 PM
Escritorio Jurídico Andrea &
De León dijo...
Esperamos que el amigo José
Tortoza tenga con la respuesta del Especialista en Asuntos Marcarios Argentinos
Dr. Roberto Porcel suficiente Información a los fines legales consiguientes.
¡Cordiales, Saludos! Dr: Gilberto Antonio Andrea González ABOGADO-U.C.A.B.
7:14 PM
Esperamos pues que sirva de
utilidad la presente entrevista a quienes quieran iniciar el Proyecto de
Introducir Productos protegidos por Marcas Exclusivas en el MERCOSUR pronto
Venezuela tendrá que estar hablando de estos temas con mucha precisión pues el
objetivo Nacional en el futuro cercano es Ingresar a ese interesante Mercado Común.
¡Cordiales,
Saludos!
Dra.
Emilia De León Alonso de Andrea
ABOGADO-U.C.A.B.
Dr.
Gilberto Antonio Andrea González
ABOGADO-U.C.A.B.
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